Merkenrecht
Wie een label, medium, artiestennaam of mode- of designmerk opbouwt, investeert jarenlang in de bekendheid van een naam. Hoeveel van die waarde juridisch van jou is, hangt af van keuzes bij de merkinschrijving die je later moeilijk terugdraait, zoals de klassen en het gebied waarvoor je inschrijft. Diezelfde keuzes bepalen hoe sterk je staat als een ander de naam claimt of als jij zelf een sommatie krijgt.
Merkenrecht geeft de houder van een ingeschreven merk het uitsluitende recht om anderen te verbieden dat merk of een teken dat erop lijkt te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten (artikel 2.20 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom). Als advocaat merkenrecht leggen we namen en logo’s vast voor labels, makers, media en merken in de mode en het design. Net zo vaak staan we partijen bij die over hun naam worden aangesproken.
Staat er een lancering, een release of een sommatie op je bureau? Bel 020 675 88 21 of stuur een bericht.
Een merk is iets anders dan de naam van je onderneming. Die naam beschermt het handelsnaamrecht zonder dat je iets hoeft in te schrijven. Een merk krijg je pas door inschrijving. Het geldt dan alleen voor de waren en diensten die je opgeeft. Het merkenrecht is een van de intellectuele eigendomsrechten.
Een naam kiezen die je ook kunt beschermen
Het bureau schrijft geen naam in die alleen beschrijft wat je verkoopt. “Organic Denim” voor spijkerbroeken of “Live Sessions” voor concertopnames komt er niet door (artikel 2.2bis BVIE). Een fantasienaam of een woord zonder verband met het product wel. Daar zit een commerciële spanning, want een beschrijvende naam vertelt de klant meteen wat je doet terwijl niemand hem voor zichzelf kan claimen, jij ook niet.
Wie toch voor een beschrijvende naam kiest, schrijft hem vaak in met een eigen logo erbij. Dan is dat logo beschermd. Het woord zelf blijft vrij voor iedereen, ook voor een concurrent met een ander logo.
Kijk vóór de lancering of de naam vrij is. De merkcheck van het BBIE toont alleen ingeschreven merken die gelijk zijn. Een merk dat erop lijkt, een Uniemerk voor de hele EU of een handelsnaam die al jaren in gebruik is, vind je daar niet altijd terug, terwijl juist die leiden tot een oppositie of een sommatie. Meestal komt die brief nadat de verpakkingen al gedrukt zijn.
Wat je inschrijft en waarvoor
Een woordmerk beschermt de naam, in welke letter of kleur je hem ook gebruikt. Een beeldmerk beschermt het logo. Een combinatiemerk beschermt die twee samen. Dat is minder dan het lijkt, omdat wie later een ander logo gaat gebruiken met een combinatiemerk zwakker staat dan met een los woordmerk.
Ook een kleur, een geluid of de vorm van een product of verpakking kan een merk zijn (artikel 2.1 BVIE). De drempel ligt hoger, omdat het publiek zo’n teken eerder ziet als versiering dan als verwijzing naar een merk. Voor een vorm of ander kenmerk dat zelf de waarde van het product bepaalt, geldt bovendien een harde grens. Zo’n teken wordt niet ingeschreven, ook niet als het door jaren gebruik bekend is geworden (artikel 2.2bis lid 1 onder e en lid 3 BVIE). Het Hof van Justitie paste die grens in 2014 toe op de Tripp Trapp-kinderstoel, een gebruiksvoorwerp. Voor een designlabel ligt de bescherming van de vorm daarom eerder bij het modelrecht en het auteursrecht. In 2018 oordeelde het Hof dat de rode zool van Louboutin niet onder de grens viel, omdat een kleur op een zool geen vorm is. Sindsdien noemt de wet naast de vorm ook “een ander kenmerk”. Of die uitkomst onder de nieuwe tekst standhoudt, heeft het Hof nog niet beslist.
Bij de aanvraag kies je de klassen en de omschrijving van de waren en diensten. Die keuze bepaalt wat je later kunt tegenhouden. Een kledingmerk zit in klasse 25 en voor tassen in klasse 18. Een band kiest klasse 9 voor opnames, klasse 41 voor optredens en vaak klasse 25 voor de merchandise. Een tijdschrift zit in klasse 16, een podcast in klasse 41. Wat je te ruim opgeeft, moet je binnen vijf jaar ook echt gebruiken, anders kan een ander dat deel laten vervallen (artikel 2.23bis BVIE). Te smal is net zo lastig. Een ingediende omschrijving kun je niet meer uitbreiden zonder nieuwe aanvraag.
Een Beneluxmerk geldt in Nederland, België en Luxemburg. Een Uniemerk geldt in de hele EU. Werk je met een atelier of distributeur buiten Europa, dan kan een internationale aanvraag via het Protocol van Madrid, op basis van je Benelux- of Uniemerk of van de aanvraag daarvoor.
Meer over een IE-portfolio opbouwen →
Meer over een kledingmerk registreren →
Een logo, een bandnaam of een titel
Laat je een logo ontwerpen, dan bepalen de opdracht en de afspraken wie het auteursrecht heeft. Een merkinschrijving verandert daar niets aan. Bestel je het logo voor je onderneming, dan kan het auteursrecht volgens het Benelux-verdrag bij jou als opdrachtgever liggen (artikel 3.8 lid 2 en 3.29 BVIE), maar de algemene voorwaarden van de ontwerper wijken daar vaak van af. Regel de overdracht van het auteursrecht daarom in een akte, tegelijk met de opdracht. Anders kan de ontwerper zich later verzetten tegen een nieuwe versie van het logo of het aan een ander verkopen. Een logo dat met AI is gemaakt, heeft vaak helemaal geen auteursrecht. Wat de uitspraak uit München daarover zegt.
Bij een band staat het merk op naam van wie het heeft aangevraagd. Soms is dat één bandlid, soms een bv van twee van de vier. Valt de band uit elkaar, dan bepaalt die inschrijving wie de naam mag houden, dus leg in een bandovereenkomst vast op wiens naam het merk staat en wat er gebeurt als iemand vertrekt. Hoe een bandnaam als handelsnaam werkt, lees je bij handelsnaamrecht.
Een titel kan een merk zijn als het publiek hem herkent als vaste naam. Bij een tijdschrift, een podcastreeks of een programma dat elk seizoen terugkomt, ligt dat voor de hand. De titel van één boek of één film geldt eerder als beschrijving van de inhoud, waardoor de bescherming dan vooral bij het auteursrecht ligt of bij de afspraken met de uitgever of omroep. Dat verschil is het waard om vooraf te kennen.
Een kunstenaarsnaam kan ook een merk zijn. Je moet hem dan wel gebruiken. Een merk dat alleen bestaat om een ander tegen te houden, kan nietig worden verklaard. Lees ook wat dat betekende voor Banksy.
Als een ander jouw merk gebruikt
Er zijn vier routes. Welke past, hangt af van wat er op het spel staat en hoe snel het moet.
Een sommatie is meestal de eerste stap. Je eist dat de ander stopt, vaak met een onthoudingsverklaring met een boete per overtreding. Is er verwarring maar geen kwade wil, dan kan een afspraak over co-existentie beide partijen meer opleveren dan een procedure.
Een oppositie bij het BBIE dien je in binnen twee maanden na publicatie van de aanvraag van de ander (artikel 2.14 BVIE). Het is goedkoper dan een rechtszaak en het voorkomt dat het nieuwe merk wordt ingeschreven. Wie die termijn mist, moet later de nietigheid vorderen in een procedure die zwaarder en duurder is. Merkbewaking signaleert nieuwe aanvragen op tijd.
Bij verkoop via een platform als Amazon, Bol.com of Instagram meld je de inbreuk bij het platform zelf, wat bij duidelijke namaak goed werkt omdat het platform dan weinig hoeft te beoordelen. Een melding kost niets. Betwist de verkoper dat er verwarring is, dan schuift het platform het geschil vaak terug naar jullie.
Een kort geding is de weg als het snel moet, bijvoorbeeld bij een collectie die nu in de winkel ligt of een tour die over twee weken begint. De rechter kan een verbod met dwangsommen opleggen. Schadevergoeding of winstafdracht hoort meestal in een bodemprocedure. Voor Uniemerken is de rechtbank Den Haag bevoegd. Voor een Beneluxmerk telt de woonplaats van de gedaagde of de plaats waar de inbreuk plaatsvindt (artikel 4.6 BVIE).
Je krijgt een sommatie over je merk of je naam
Teken de bijgevoegde onthoudingsverklaring niet meteen. Negeer de brief ook niet. Kijk eerst naar vier dingen.
Begin bij de inschrijving van de afzender. Een merk voor cosmetica botst niet vanzelf met een kledinglabel, tenzij het een bekend merk is (artikel 2.20 lid 2 onder c BVIE). Heeft de afzender het merk de afgelopen vijf jaar niet zelf normaal gebruikt, dan kan het voor dat deel vervallen en staat de claim op losse schroeven. Een oudere handelsnaam of een eerdere inschrijving van jou kan de positie helemaal omdraaien. Pas daarna komt de vraag of de namen in klank, beeld en betekenis genoeg op elkaar lijken om verwarring te geven.
Daarna is het een rekensom. Verweer voeren kost tijd en proceskosten, met het risico dat je bij verlies ook de kosten van de ander betaalt. Een nieuwe naam kost verpakkingen, een website en soms naamsbekendheid. Daartussen ligt co-existentie, waarbij beide partijen hun naam houden met afspraken over markten of uitvoering.
Gaat de brief over de naam van je onderneming, dan kan de afzender zich ook op de Handelsnaamwet beroepen. Lees dan hoe je beoordeelt of een claim op je handelsnaam standhoudt.
Een ander heeft jouw naam vastgelegd
Een ex-compagnon, een distributeur of een partij in het buitenland schrijft jouw naam in voordat jij dat doet. Een aanvraag die te kwader trouw is ingediend, kan nietig worden verklaard (artikel 2.2bis lid 2 BVIE). Kwade trouw moet je wel aantonen. Dat doe je met mails, contracten en data van eerder gebruik.
Heeft je eigen agent of vertegenwoordiger het merk op eigen naam gezet, dan kun je zelfs de overdracht van de inschrijving vorderen (artikel 2.20ter BVIE). Leg daarom in een distributieovereenkomst of agentuurovereenkomst vast dat de wederpartij geen merk op eigen naam vastlegt.
Bij domeinnamen en accounts op sociale media speelt hetzelfde. Daar geldt een eigen geschillenregeling, maar een ingeschreven merk maakt je positie veel sterker. Lees meer over een gekaapte domeinnaam.
Een merk behouden, overdragen of in licentie geven
Een inschrijving geldt tien jaar en kun je daarna zo vaak verlengen als je wilt, telkens met tien jaar en telkens tegen een nieuwe taks van het bureau. Gebruik je het merk vijf jaar niet normaal voor de waren waarvoor het is ingeschreven, dan kan een ander het laten vervallen. Bewaar daarom per jaar bewijs van gebruik, zoals facturen, foto’s van labels en verpakkingen en bezoekcijfers van de webshop. Verandert je logo ingrijpend, dan is een nieuwe aanvraag vaak beter dan vertrouwen op de oude.
Een merk dat in de volksmond de naam van het product wordt, kan zijn onderscheidend vermogen verliezen. Voor de meeste creatieve merken is dat geen reëel risico. Merkbewaking loont wel, omdat je zonder bewaking de oppositietermijn mist voor aanvragen die op jouw merk lijken.
Een merk kan los van de onderneming worden overgedragen, voor alle of een deel van de waren (artikel 2.31 BVIE). Dat moet schriftelijk. De overdracht geldt bovendien voor het hele Beneluxgebied, zodat je een merk niet voor Nederland kunt verkopen en voor België kunt houden. Gaat een compagnon weg of verkoop je het bedrijf, leg dan vast wat er met het merk gebeurt. Wie anderen het merk laat gebruiken zonder het over te dragen, sluit een merklicentie.
Wat een merkinschrijving kost
Een aanvraag voor een Beneluxmerk kost bij het BBIE vanaf € 244 voor tien jaar en één klasse. Elke extra klasse kost meer. Een Uniemerk kost bij het EUIPO vanaf € 850. Bij een internationale aanvraag betaal je aan de WIPO per land. Die bedragen lopen sterk uiteen. De actuele bedragen staan op de tarievenpagina van het BBIE.
De juridische kosten zitten in het onderzoek vooraf, de keuze van klassen en omschrijving en de aanvraag zelf. Een oppositie of sommatie komt daar alleen bij als het nodig is. Wat het in jouw geval kost, hoor je vooraf.
Advocaat merkenrecht in Amsterdam
Liaise Advocaten werkt voor de creatieve industrie, de mode, het design en de media. In die sectoren is een naam vaak het waardevolste bezit van een onderneming en tegelijk het bezit dat een ander het snelst overneemt. We doen het beschikbaarheidsonderzoek, kiezen met je de klassen, voeren oppositie en kort geding en stellen co-existentie- en licentieafspraken op. Dat doen we voor merkhouders. Net zo goed werken we voor wie door een merkhouder wordt aangesproken. Ons kantoor zit aan de De Lairessestraat in Amsterdam-Zuid. We werken voor cliënten in heel Nederland.
Een naam vastleggen of een brief over je naam gekregen? Bel 020 675 88 21 of stuur een bericht.
Advocaten in het merkenrecht, een greep uit onze recente werkzaamheden
- Procedure voor een merkhouder tegen een inbreukmaker.
- Sommatiebrief verstuurd namens een merkhouder aan een inbreukmaker.
- Opstellen van een co-existentieverklaring bij het naast elkaar gebruiken van twee merken.
- Beschikbaarheidsonderzoek voorafgaand aan de registratie van een merk.
- Bepalen van de waren en diensten waarvoor een merk moet worden ingeschreven.
- Bijstand merkhouder die beticht werd van merkinbreuk.
