Merklicentie
Met een merklicentie geeft de houder van een merk een ander toestemming om dat merk te gebruiken, voor alle of een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven en voor het hele gebied of een deel daarvan, zonder dat het merk zelf overgaat (artikel 2.32 lid 1 BVIE).
Wil een producent jouw naam op een eigen productlijn zetten of stelt een ander merk een gezamenlijke collectie voor, dan geef je je merk in licentie. De afspraken in die licentieovereenkomst voor een merk bepalen jarenlang hoe je naam in de winkel ligt. Bij Liaise Advocaten schrijven we merklicenties voor mode-, design- en maakmerken. Neem je zelf een licentie als producent of merk, dan nemen we het voorstel met je door.
Krijg je een voorstel voor een licentie of wil je je merk zelf in licentie geven? Bel 020 675 88 21 of neem contact op. Je krijgt binnen één werkdag antwoord.
Een merklicentie geven of het merk overdragen
Bij een licentie blijf je eigenaar van het merk en bepaal je zelf voor welke productgroepen en welk deel van het gebied de ander het mag gebruiken. Bij een overdracht ben je het merk kwijt. Die overdracht is nietig als je haar niet schriftelijk vastlegt (artikel 2.31 lid 2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, BVIE).
Aan een merklicentie stelt de wet geen vormeisen. Dat is een verschil met het auteursrecht, waar een exclusieve licentie op schrift moet. Toch schrijf je ook een merklicentie op, omdat een rechter bij een conflict naar de afspraken kijkt en je zonder tekst weinig in handen hebt.
Een licentie kan exclusief zijn of niet (artikel 2.32 lid 1 BVIE, artikel 25 lid 1 Uniemerkenverordening). Laat haar inschrijven in het merkenregister zodra ze getekend is, want tegenover derden werkt een licentie pas na die inschrijving (artikel 2.33 BVIE, artikel 27 Uniemerkenverordening). Bij IE-portfolio opbouwen lees je hoe dat gaat.
Wat je merkrecht doet als een licentienemer buiten de afspraken gaat
Een licentienemer schiet niet alleen tekort in het contract als die buiten de grenzen van de licentie gaat. Over de duur, de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de producten, het gebied en de kwaliteit kun je tegen die licentienemer ook je merkrecht inroepen (artikel 2.32 lid 2 BVIE, artikel 25 lid 2 Uniemerkenverordening). Dat geeft je de middelen die je ook tegen een namaker hebt, zoals een verbod en afgifte van de producten.
Kwaliteit is daarbij ruimer dan de stof of de afwerking. Dior had een licentienemer voor korsetten verboden te verkopen aan discounters, om het luxe imago van het merk te bewaken. De licentienemer verkocht toch aan een discounter. Volgens het Hof van Justitie van de EU kan de merkhouder zo’n verbod met het merkrecht handhaven als de verkoop de luxe uitstraling aantast. De merkhouder heeft dan geen toestemming gegeven voor die verkoop. Zonder toestemming is het merkrecht ook niet uitgeput (HvJ EU 23 april 2009, Copad/Dior, C-59/08).
Dat werkt alleen als de grens in de licentie staat. Schrijf dus op voor welke producten en landen de licentie geldt en via welke kanalen de licentienemer mag verkopen.
Waarom je de kwaliteit onder je merk blijft controleren
Een licentienemer bepaalt hoe jouw merk voor de klant voelt. Daarom zit in een goede merklicentie een goedkeuringsronde voor prototypes, verpakking, campagnebeelden en verkooppunten, met een termijn waarbinnen je reageert.
Er is ook een juridische reden om die controle serieus te nemen. Gebruikt een licentienemer je merk met jouw instemming op een manier die het publiek misleidt over de kwaliteit van de producten, dan kan een ander het merk vervallen laten verklaren (artikel 2.27 lid 1 onder b BVIE, artikel 58 lid 1 onder c Uniemerkenverordening). Andersom helpt een licentie ook. De verkopen van de licentienemer tellen mee als normaal gebruik door jou, zodat het merk ook voor die producten in stand blijft (artikel 2.23bis lid 6 BVIE, artikel 18 lid 2 Uniemerkenverordening).
Royalty, minimumomzet en exclusiviteit in een merklicentie
De vergoeding is meestal een royalty, een percentage van de netto-omzet van de licentienemer, vaak met een vast minimum per jaar. Dat minimum houdt een exclusieve licentienemer scherp. Heeft een licentienemer het alleenrecht voor brillen of parfum en laat die het merk liggen, dan zit die productgroep voor iedereen op slot.
Spreek daarom af wat er gebeurt als de licentienemer de minimumomzet niet haalt, bijvoorbeeld dat de licentie dan niet-exclusief wordt of dat je haar kunt beëindigen. Leg ook vast hoe je de omzet controleert, met afrekeningen en een recht om de boeken in te zien.
Exclusiviteit voor een land beperkt soms waar de licentienemer mag verkopen. Voor zulke verkoopbeperkingen gelden Europese mededingingsregels, die we bij de distributieovereenkomst uitleggen.
Wanneer een licentienemer een sublicentie mag geven
Wil een licentienemer je merk in een ander land laten verkopen of een deel van de productlijn bij een partner onderbrengen, dan vraagt die vaak om een sublicentie. Met een sublicentie geeft de licentienemer een derde toestemming om jouw merk te gebruiken, binnen de grenzen van de eigen licentie. De bepalingen over de merklicentie in het Benelux-verdrag en de Uniemerkenverordening zeggen niet wanneer dat mag, dus het antwoord staat in je licentieovereenkomst.
Staat er niets over in, dan ligt het niet voor de hand dat je die bevoegdheid stilzwijgend hebt gegeven, omdat je bij een merklicentie juist zelf kiest wie je naam gebruikt. Ook als je sublicenties toestaat, houd je de keuze bij jezelf door per partij je schriftelijke goedkeuring te vragen. Leg verder vast dat elke sublicentienemer aan dezelfde kwaliteitseisen gebonden is, dat de sublicentie eindigt als de licentie eindigt en dat de licentienemer voor de sublicentienemer instaat. Een sublicentie op een Uniemerk kan in het register worden ingeschreven als de licentie zelf ook is ingeschreven (artikel 26 lid 3 onder b Uniemerkenverordening).
Optreden tegen namaak als je merk in licentie is
Ziet de licentienemer namaak van jouw merk, dan mag die niet zomaar zelf naar de rechter. Daarvoor is jouw toestemming nodig, tenzij jullie iets anders hebben afgesproken. De houder van een exclusieve licentie mag wel zelf procederen als jij na een aanmaning niet binnen een redelijke termijn optreedt (artikel 2.32 lid 4 BVIE, artikel 25 lid 3 Uniemerkenverordening).
Een licentienemer kan in jouw procedure tussenkomen om de eigen schade vergoed te krijgen (artikel 2.32 lid 5 BVIE, artikel 25 lid 4 Uniemerkenverordening). Een eigen schadevordering kan de licentienemer bij een Benelux-merk alleen instellen als dat in de licentie is bedongen (artikel 2.32 lid 6 BVIE). Jij kunt de schade ook namens de licentienemer vorderen (artikel 2.21 lid 5 BVIE). Leg in de licentie vast wie bij namaak optreedt en hoe jullie de kosten en de opbrengst verdelen, zodat je niet eerst onderling hoeft te onderhandelen als de kopieën al in de winkel liggen.
Een collab of co-branding met een ander merk
Bij een collab staan twee merken op één product. Elk merk geeft daarbij het andere, of de partij die produceert, toestemming voor de eigen naam. Juridisch staan er dan meestal twee merklicenties in één contract.
Lastiger is het ontwerp. Zonder afspraak is een ontwerp dat jullie samen bedenken vaak van jullie samen of van degene die het tekende. Voor een heruitgave heb je dan al snel de ander nodig. Leg vooraf vast van wie de ontwerpen worden, wie de restvoorraad mag verkopen en of de ander je naam na de collab nog mag noemen. Bij de R&D-overeenkomst staat hoe je de rechten op een gezamenlijk ontwerp regelt.
Het einde van een merklicentie en de restvoorraad
Na het einde van de licentie ligt er vaak nog voorraad met jouw merk in een magazijn. Verkoopt de licentienemer die voorraad zonder afspraak, dan gebeurt dat zonder jouw toestemming en maakt die inbreuk op je merk. Met een uitverkooptermijn van een paar maanden en een verbod op verkoop via discounters raakt de voorraad weg zonder dat je merk eronder lijdt.
Spreek ook af wat er met labels, verpakkingen en mallen met je merk gebeurt. Een ingeschreven Benelux-licentie wordt bovendien alleen doorgehaald op gezamenlijk verzoek van jou en de licentienemer (artikel 2.32 lid 3 BVIE). Neem daarom in de licentie op dat de licentienemer daaraan meewerkt. Bij een Uniemerk kan één van beide partijen de doorhaling vragen (artikel 25 lid 6 Uniemerkenverordening). Voor een licentie zonder einddatum gelden de regels voor de opzegging van een duurovereenkomst.
Ook een Benelux-model of Uniemodel kun je in licentie geven
Voor een ingeschreven model lijken de regels op die voor merken. Gaat de licentienemer buiten de afspraken over duur, vorm, producten of kwaliteit, dan kun je je modelrecht inroepen (artikel 3.26 lid 2 BVIE, artikel 32 lid 2 Uniemodellenverordening). Het gebied staat niet in die opsomming, zodat een verkoop buiten het afgesproken land bij een model vooral een contractkwestie is. Bij modelrecht lees je hoe je een model inschrijft.
Een advocaat die je merklicentie opstelt of beoordeelt
We beginnen bij wat je met de licentie wilt bereiken: omzet uit een productgroep die je niet zelf maakt, een nieuw land of een collab die je naam groter maakt. Daarna schrijven of beoordelen we de licentie zelf. Omdat we bij Liaise Advocaten ook je merken inschrijven, nemen we het register meteen mee.
Wil je weten wat je in een merklicentie vastlegt? Neem contact op of bel 020 675 88 21.
