IE-portfolio opbouwen
Een IE-portfolio is het geheel van intellectuele eigendomsrechten van een onderneming, zoals merken, modellen en auteursrechten, met per recht de houder en het gebied waarin het geldt.
Bij een jong label is dat vaak een Benelux-merk op naam van de oprichter, een handvol ontwerpen die alleen op Instagram staan en een domeinnaam die een vriend ooit heeft vastgelegd. Dat gaat goed tot er een distributeur in Duitsland komt of een investeerder die wil instappen. Dan wil iemand zwart op wit zien wat je bezit en op wiens naam het staat.
Wij bij Liaise Advocaten bouwen IE-portfolio’s op voor modemerken, ontwerpers, designlabels en maakbedrijven. We beginnen bij wat je de komende jaren wilt doen, want daaruit volgt welk recht je waar nodig hebt.
Sta je voor een stap over de grens, een licentie of een investeringsronde? Bel 020 675 88 21 of neem contact op. Je krijgt binnen één werkdag antwoord.
Je IE-rechten in kaart brengen
Een portfolio begint met een lijst. Zet alles onder elkaar wat je merk herkenbaar maakt of wat een ander zou willen namaken: de naam, het logo, de print die elk seizoen terugkomt, de vorm van je bestseller, de campagnebeelden en de website.
Per onderdeel kijk je welk recht het draagt. De naam en het logo worden pas een merk als je ze inschrijft (artikel 2.2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, BVIE). Een ontwerp kun je als model deponeren en het is daarnaast vaak beschermd door het auteursrecht, dat vanzelf ontstaat. Bij kledingontwerp beschermen staat hoe die rechten samen een kledingstuk beschermen.
Je plannen bepalen wat je laat registreren. Wil je over een paar jaar ook tassen onder je naam verkopen, schrijf het merk dan niet alleen in voor kleding. Een merk geldt alleen voor de waren waarvoor het is ingeschreven en tassen staan in de internationale indeling in een andere klasse dan kleding. Wil je een ontwerp in licentie geven, dan wil je het in een register zien staan, omdat een licentienemer of investeerder naar een inschrijvingsnummer vraagt.
Vaak ontbreken de naam van de onderneming zelf, de handelsnaam, en de domeinnamen en accounts waarop je verkoopt. Zet ze erbij, al was het maar om te weten op wiens naam ze staan.
Op wiens naam je merken en modellen staan
Bij veel labels staat het merk nog op naam van de oprichter, omdat het depot er eerder was dan de bv. Dat valt niemand op tot een investeerder, koper of bank het register naast het uittreksel van de Kamer van Koophandel legt.
Breng je het merk in de bv, leg de overdracht dan schriftelijk vast, want zonder geschrift is de overdracht van een Benelux-merk nietig (artikel 2.31 lid 2 BVIE). Voor een Uniemerk vraagt de verordening een akte die beide partijen ondertekenen (artikel 20 lid 3 Uniemerkenverordening). Tegenover anderen telt de overdracht pas als die in het register is ingeschreven (artikel 2.33 BVIE, artikel 27 Uniemerkenverordening). Voor modellen gelden dezelfde regels (artikel 3.25 en 3.27 BVIE, artikel 28 en 33 Uniemodellenverordening).
Ook ontwerpen van freelancers horen in die controle. Afhankelijk van het soort recht en van wat er op papier staat, liggen de rechten al bij jouw bedrijf of nog bij de ontwerper. Bij auteursrecht overdragen lees je hoe je dat regelt.
Internationale merkregistratie of een Uniemerk als je merk de grens over gaat
Een Benelux-merk geldt in Nederland, België en Luxemburg. Verkoop je via een showroom in Parijs of een distributeur in Duitsland, dan heb je daar met dat merk geen recht.
Voor de EU ligt het Uniemerk voor de hand. Dat is één recht voor alle lidstaten tegelijk, wat ook betekent dat een nietigverklaring meteen voor de hele Unie geldt (artikel 1 lid 2 Uniemerkenverordening). Je kunt het Uniemerk dan wel laten omzetten in nationale aanvragen voor de landen waar het bezwaar niet speelt, met behoud van de oorspronkelijke datum (artikel 139).
Buiten de EU, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Japan, werkt een internationale merkregistratie via het Protocol van Madrid. Je bouwt die op je Benelux- of Uniemerk en wijst de landen aan waar je bescherming wilt.
Let bij Madrid op de eerste vijf jaar. Gaat je basismerk in die periode verloren, bijvoorbeeld door een oppositie, dan valt de internationale registratie in alle aangewezen landen weg (artikel 6 lid 3 Protocol van Madrid). Binnen drie maanden kun je per land een nationale aanvraag doen die de oude datum houdt (artikel 9quinquies), maar dan betaal je per land opnieuw taksen.
Timing maakt verschil. Na je eerste aanvraag heb je zes maanden voorrang. Vraag je binnen die termijn hetzelfde merk aan in een ander land dat bij het Verdrag van Parijs is aangesloten, dan telt de datum van je eerste aanvraag (artikel 4 Verdrag van Parijs, artikel 34 Uniemerkenverordening). Voor een model geldt dezelfde termijn van zes maanden (artikel 41 Uniemodellenverordening). Weet je bij de eerste aanvraag al dat je binnen een half jaar over de grens gaat, plan de tweede aanvraag dan meteen.
Bij merkenrecht staat hoe je een Benelux-merk aanvraagt en wat dat kost.
Een merk uitbreiden naar nieuwe producten of een nieuw logo
Een ingeschreven merk kun je niet bijwerken. Het teken blijft zoals je het hebt ingeschreven, ook bij de vernieuwing na tien jaar (artikel 2.9 lid 2 BVIE, artikel 54 Uniemerkenverordening). Bij een Uniemerk kan de lijst van waren na de aanvraag alleen nog korter worden (artikel 49). Een vernieuwd logo of een nieuwe productgroep betekent dus meestal een nieuwe aanvraag.
Dat los je niet op door bij de eerste aanvraag zo breed mogelijk in te schrijven. Gebruik je een merk vijf jaar na de inschrijving niet normaal voor de waren waarvoor het staat ingeschreven, dan kan een ander het voor die waren vervallen laten verklaren (artikel 2.23bis en 2.27 lid 2 BVIE, artikel 18 Uniemerkenverordening). Voor een parfumlijn die er nooit komt, koop je met een inschrijving vooral schijnzekerheid.
Een portfolio vraagt daarom onderhoud. Merken lopen tien jaar en modellen vijf, met voor elk bureau eigen vervaldata en eigen taksen voor de vernieuwing. Houd ze bij in één overzicht, met per recht de houder, de klassen en wat je er werkelijk mee doet.
Collabs en licenties in het register laten inschrijven
Een capsulecollectie met een ander merk, een brillenlijn onder jouw naam bij een licentienemer of een fabrikant die je logo op een verpakking mag zetten. In al die gevallen geef je een ander toestemming om je merk te gebruiken. Dat is een licentie.
Leg in de licentie vast voor welke producten, in welk gebied en voor hoe lang. Houdt een licentienemer zich niet aan een van die grenzen, dan kun je je merkrecht inroepen (artikel 2.32 lid 2 BVIE, artikel 25 lid 2 Uniemerkenverordening). Laat de licentie daarna inschrijven, want pas dan werkt die ook tegenover derden (artikel 2.33 BVIE, artikel 27 Uniemerkenverordening).
IE due diligence als een investeerder of koper instapt
Bij een IE due diligence kijkt een investeerder of koper eerst of elk merk en model op naam staat van de onderneming waarin het geld gaat en of het gebruik overeenkomt met de inschrijving. Daarna komen de contracten aan de beurt, zoals licenties, collabs en afspraken met freelancers en ateliers.
Een merk op naam van de oprichter is meestal geen breekpunt, maar het moet vóór de closing over. Regel je dat pas in de laatste week, dan hangt de closing aan een akte en een inschrijving die je niet zelf in de hand hebt.
Komt het geld van een bank of andere financier, dan kan die een pandrecht op je merken vragen, want een merk kan los van de onderneming in pand worden gegeven (artikel 2.32bis BVIE, artikel 22 Uniemerkenverordening). Ook dat pandrecht werkt tegenover derden pas na inschrijving (artikel 2.33 BVIE).
Sta je zelf aan de verkopende kant, doe die controle dan voordat de ander het doet, zodat een overdracht al in het register staat als de koper ernaar vraagt.
Een advocaat die je IE-portfolio doorlicht en uitbouwt
We beginnen met een overzicht van wat je hebt, per recht met de houder en de vervaldatum. Daarna leggen we je plannen voor de komende jaren ernaast, zoals een nieuw land, een productlijn of een investeerder. Soms volgt daaruit een Uniemerk of een internationale registratie, soms alleen de overdracht naar de bv die al jaren had moeten gebeuren. Omdat we bij Liaise Advocaten ook de contracten schrijven, nemen we de licentie of investeringsovereenkomst die erbij hoort meteen mee.
Meer over intellectueel eigendom →
Wil je weten wat je IE-portfolio nodig heeft voor de volgende stap? Neem contact op of bel 020 675 88 21.
