Treinreplica gemaakt van LEGO-blokjes: wordt het ge-LEGO-blokkeerd?

LEGO stapelt ondertussen de rechtszaken op als… LEGO-stenen. Wie is er nu aan de beurt? Een Nederlandse speelgoedfabrikant die treinreplica’s van LEGO-stenen maakt en verkoopt.

Wanneer LEGO inbreuk op haar merkenrechten tegenkomt, is haar reactie net zo stevig als het klikken van hun blokjes. En vaak met succes! Vaak gaat het dan om speelgoedfabrikanten die namaak-LEGO maken. Maar deze keer gaat het om echte LEGO-stenen die door HA Bricks worden gebruikt voor het maken treinreplica’s.

Bron: DALL-E

Volgens LEGO maakt HA Bricks met haar treinreplica’s inbreuk op het merkrecht van LEGO, terwijl HA Bricks de ontwerpen juist ziet als een eerbetoon aan het merk LEGO. Bovendien, zo stelt HA Bricks, kan LEGO hier helemaal niet tegen optreden, omdat er sprake is van zogenoemde uitputting. Laten we daar wat dieper induiken.

De uitputtingsleer LEGO, de eigenaar van het merk ‘LEGO’, heeft het exclusief recht tot het gebruik van haar merk. Dat betekent dat LEGO kan optreden tegen andere partijen die voor verwarring zorgen met haar merknaam, logo of combinatie daarvan. Ook als die andere partijen proberen aan te haken of afbreuk te doen aan het merk kan LEGO daar een… LEGO-steentje voor steken.

Volgens de merkenwetgeving heeft LEGO niet het recht om zich te verzetten tegen merkgebruik, waaronder de verkoop van merkproducten, als deze producten al eerder door LEGO of met toestemming van LEGO ‘in het economisch verkeer’ (in de handel) zijn gebracht. Dit wordt ook wel de uitputting van het merkrecht genoemd. Het is aan de handelaar (dus de inkoper of importeur) om te bewijzen dat er sprake is van uitputting. In de praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk te zijn.

Producten die door LEGO al op de markt zijn gebracht, moeten dus vrij kunnen worden doorverkocht. Maar let op, dit geldt alleen voor de EU, vanwege het vrij verkeer van goederen. Komen de merkproducten bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten of China en worden ze in Europa verkocht, dan kan de merkhouder daar wel tegen optreden, omdat deze vorm van parallelimport verboden is.

 

De LEGO-blokkerende tactiek van HA Bricks Gaat HA Bricks de uitputtingsleer met succes kunnen inroepen tegen LEGO? We wachten het vonnis af. Maar als HA Bricks echte LEGO-blokjes gebruikt voor haar treinreplica’s die al in Europa in de handel zijn gebracht, dan vermoed ik dat er geen sprake is van inbreuk op het merkenrecht door de verkoop van deze treinreplica’s. Dit zou betekenen dat LEGO zich niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van deze producten, tenzij LEGO kan aantonen dat het op deze wijze gebruikmaken van het merk de merkfuncties aantast, zoals op onrechtmatige wijze aanhaken bij het LEGO-merk. Wat in ieder geval niet zo makkelijk zal zijn als het bouwen van een LEGO-toren. To be continued…

 

Update: er is een vonnis

Op 28 mei 2024 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding van LEGO Juris A/S tegen HA Bricks: ECLI:NL:RBDHA:2024:7992. LEGO heeft gewonnen.

Het beroep op uitputting slaagde niet. Doorslaggevend was dat de stenen niet ongewijzigd werden doorverkocht. Er werden kogellagers aan toegevoegd en er werden logo’s en teksten van derden op stenen en op minifiguren gedrukt, waarna de sets opnieuw werden verpakt en als premium sets verkocht. Volgens de voorzieningenrechter is de toestand van de waren daarmee gewijzigd, wat afbreuk doet aan de herkomstgarantie en de kwaliteitsfunctie van het merk. In dat geval kan de merkhouder zich op grond van artikel 15 lid 2 UMVo alsnog verzetten tegen verdere verhandeling.

Toegewezen werd: staking van de inbreuk binnen 48 uur, opgave van herkomst, afnemers en resterende voorraad binnen vier weken, en een terugroepactie waarbij professionele afnemers binnen twee weken per aangetekende brief worden geïnformeerd, met aanbod tot terugbetaling. De dwangsommen bedragen € 1.000 per dag of € 500 per product, met een maximum van € 100.000. De proceskosten zijn vastgesteld op € 16.001,97.

Daarmee is precies de uitzondering doorslaggevend geworden die hierboven al werd genoemd. Uitputting beschermt de doorverkoop van originele merkproducten, maar niet zodra de merkfuncties worden aangetast doordat het product wezenlijk is gewijzigd. Wie van echte merkproducten iets nieuws maakt en dat commercieel aanbiedt, kan zich dus niet zonder meer achter de uitputtingsleer verschuilen.

 

Bron: LEGO sleept Nederlander voor de rechter vanwege verkoop treinreplica’s | Economie | NU.nl