R&D-overeenkomst
Een modelabel ontwikkelt met een weverij een stof uit gerecyclede visnetten. Een meubelontwerper laat een fabriek de constructie van een stapelbare stoel uitwerken tot prototype. Voor een sieradenmerk bouwt een techbedrijf een app waarin klanten hun ring zelf samenstellen. Beide partijen steken er tijd, geld en kennis in, maar wie eigenaar is van het resultaat blijkt vaak pas als het product aanslaat en een van de twee het elders wil laten maken.
In een R&D-overeenkomst leg je vooraf vast wie eigenaar wordt van wat jullie ontwikkelen, wat geheim blijft en wie het resultaat mag produceren en verkopen. Zonder die afspraken beslist de wet. Die geeft per recht een ander antwoord.
Ga je samen iets ontwikkelen of ligt er al een concept van je partner? Bel 020 675 88 21 of neem contact op. Je krijgt binnen één werkdag antwoord.
Van wie het resultaat is als jullie niets afspreken
Voor het auteursrecht is de maker in beginsel de eigenaar. Werkt een fabrikant jouw ontwerp uit naar jouw tekeningen en onder jouw leiding en toezicht, dan blijf jij de maker (artikel 6 Auteurswet). Voegt de fabrikant eigen creatieve keuzes toe, dan kan die mede-maker worden.
Voor het uiterlijk van een product geldt in de Benelux een eigen regel. Bestelt een opdrachtgever een ontwerp met het oog op gebruik in handel of nijverheid, dan geldt die opdrachtgever in de Benelux als ontwerper en krijgt die ook het auteursrecht op dat ontwerp, tenzij de R&D-overeenkomst iets anders bepaalt (artikel 3.8 lid 2 en 3.29 BVIE).
Het Uniemodel, dat in de hele EU geldt, kent die regel niet en geeft het recht aan de ontwerper. Hebben twee partijen het model samen ontwikkeld, dan hebben ze het recht ook samen (artikel 14 lid 1 en 2 van de Uniemodellenverordening). Bij de stapelbare stoel kan het Benelux-model met het auteursrecht dus bij de ontwerper terechtkomen en het Uniemodel bij de fabriek of bij beiden samen. Een kopie in Duitsland aanpakken begint dan met de vraag wie dat mag.
Ook een uitvinding volgt eigen regels, want de Rijksoctrooiwet kent geen regel voor opdrachtgevers. Werken twee partijen volgens een afspraak samen aan een uitvinding, dan hebben zij samen aanspraak op octrooi (artikel 13 Rijksoctrooiwet 1995). Lees bij modelrecht en auteursrecht overdragen hoe je zo’n recht daarna registreert of overdraagt.
Samen eigenaar van een ontwerp: wat de wet dan regelt
Samen eigenaar worden voelt eerlijk, maar betekent dat je voor elke grote beslissing de ander nodig hebt. Voor een gezamenlijk auteursrecht of modelrecht gelden de regels voor gemeenschap uit het Burgerlijk Wetboek. Jullie aandelen zijn dan gelijk, tenzij uit jullie verhouding iets anders volgt (artikel 3:166 lid 2 BW). Het beheer, waaronder de normale exploitatie, doen jullie samen (artikel 3:170 lid 2 BW).
Een licentie aan een ander merk of productie bij een nieuwe fabriek wordt zo een besluit dat je niet alleen kunt nemen. Komen jullie er niet uit, dan kan de kantonrechter op verzoek een regeling treffen (artikel 3:168 lid 2 BW). Tegen een kopie kan ieder van jullie wel zelfstandig optreden zolang het om het auteursrecht gaat (artikel 26 Auteurswet).
Vaak werkt een verdeling naar toepassing beter. Het label krijgt de stof voor kleding en tassen. De weverij mag haar aan meubelmakers verkopen. Of het merk wordt eigenaar en de fabrikant krijgt een licentie voor één toepassing buiten de mode.
Achtergrondkennis en nieuwe resultaten in een R&D-overeenkomst
Elke partij neemt iets mee wat er al was. Het merk brengt eerdere ontwerpen en de eigen merknaam in, de fabriek de eigen machines, recepten en werkwijze. Zet in een bijlage bij de R&D-overeenkomst wat ieder inbrengt. Dat blijft van de partij die het inbracht. De ander krijgt alleen het recht om het voor het project te gebruiken.
Daarna leg je vast wat er gebeurt met wat er tijdens het project bij komt. Hier botsen de belangen het vaakst, omdat een verbetering van het product en een verbetering van het productieproces in hetzelfde prototype zitten. Een fabriek wil een slimmere naad of een nieuwe lijmtechniek ook voor andere klanten kunnen gebruiken, maar een merk wil niet dat de eigen stoel volgend jaar met een ander logo bij een concurrent staat. Een veelgebruikte verdeling geeft verbeteringen aan het product aan het merk en verbeteringen aan het proces aan de fabriek, met een gebruiksrecht voor de ander.
Laat je een app of andere software ontwikkelen, regel dan ook de broncode. Zonder overdracht blijft het auteursrecht op de code bij de ontwikkelaar. In auteursrecht op de broncode van maatwerksoftware lees je wat dat betekent.
Een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) voordat je het ontwerp aan een fabrikant laat zien
Het eerste gesprek met een fabriek gaat vaak al over tekeningen, materialen en een proefmodel. Teken de geheimhoudingsovereenkomst daarom vóór dat gesprek en niet pas met de R&D-overeenkomst weken later. Een idee op zich is niet beschermd. Je schetsen en je leverancierslijst kunnen wel een bedrijfsgeheim zijn, maar alleen als je redelijke maatregelen hebt genomen om ze geheim te houden (artikel 1 Wet bescherming bedrijfsgeheimen). Een NDA is zo’n maatregel, net als een map met de opdruk vertrouwelijk en een kleine groep mensen die erin mag kijken.
Schrijf in de NDA niet alleen dat de fabriek de informatie geheimhoudt, maar ook dat ze de informatie alleen voor het project gebruikt. Het gebruik buiten het project wordt dan onrechtmatig (artikel 2 lid 2 Wet bescherming bedrijfsgeheimen). Komt een fabriek zelfstandig tot hetzelfde, dan doet ze niets verkeerd. Ook mag iemand die een prototype rechtmatig in bezit heeft het uit elkaar halen om te zien hoe het werkt, zolang geen afspraak dat beperkt (artikel 3 lid 1 onder a en b). Leen je een proefmodel uit, verbied dat dan uitdrukkelijk.
Voor je ontwerp heeft een NDA nog een voordeel. Laat je een model onder geheimhouding aan een fabriek zien, dan telt dat niet als openbaarmaking (artikel 7 lid 1 Uniemodellenverordening). Voor het Uniemodel blijft je ontwerp dan nieuw en gaan de termijnen voor een depot nog niet lopen. Bij kledingontwerp beschermen lees je hoe die termijnen werken. Bij een uitvinding weegt een NDA nog zwaarder, want alles wat vóór de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt, ook mondeling in een gesprek, telt mee als stand van de techniek (artikel 4 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995).
Wil je een NDA laten opstellen voordat je eerste gesprek met een fabriek? Bel 020 675 88 21.
Wie het product na de ontwikkelfase mag maken en verkopen
Na maanden werk aan een prototype verwacht een fabriek meestal ook de productieorders. Omdat het merk vrij wil blijven om later bij een goedkopere of grotere fabriek te bestellen, spreek je af of de fabriek een eerste recht op productie krijgt, voor welke periode en tegen welke prijs. Kies je voor exclusiviteit, beperk die dan tot een gebied of een aantal seizoenen.
Wordt de fabriek of de ontwikkelpartner eigenaar, dan krijg jij een licentie om het resultaat te gebruiken en leg je vast voor welke producten, in welke landen en tegen welke vergoeding. Een vast bedrag per stuk werkt anders dan een percentage van de omzet. Meer over die keuzes lees je bij de licentieovereenkomst.
Vergeet daarbij het prototype en de stalen niet. Die wil je meenemen als je later naar een andere fabriek gaat.
Als de ontwikkeling vastloopt of een partij eerder stopt
Omdat lang niet elk project een product oplevert, belooft een ontwikkelpartner meestal inzet en geen werkend resultaat. Bouw beslismomenten in, bijvoorbeeld na het eerste prototype en na de proefserie, waarop ieder kan stoppen zonder dat het als tekortkoming geldt.
Bepaal ook wat er gebeurt met een half resultaat. Leg vast of het merk met een andere fabriek verder mag op het werk dat al is gedaan en of de fabriek de gemaakte uren vergoed krijgt als het merk afhaakt. Regel je hier niets, dan ontdek je bij het einde van de samenwerking dat geen van beiden verder kan zonder de ander.
Samen ontwikkelen met een concurrent kan onder het kartelverbod vallen
Ontwikkel je met een ander label of een merk dat dezelfde producten verkoopt, dan werk je samen met een concurrent en kan de samenwerking onder het kartelverbod vallen (artikel 6 Mededingingswet). Een Europese groepsvrijstelling geeft ruimte, zolang jullie gezamenlijke marktaandeel bij het sluiten van de overeenkomst niet hoger is dan 25 procent (artikel 6 lid 1 van Verordening (EU) 2023/1066).
Elke partij moet dan wel volledige toegang krijgen tot de eindresultaten, inclusief de intellectuele-eigendomsrechten en de knowhow, voor verder onderzoek en voor exploitatie (artikel 3 lid 2 en 3). Daar past geen verdeling bij waarin het ene label alles krijgt en het andere niets. De vrijstelling geldt tot en met 30 juni 2035 (artikel 13).
Een advocaat die je R&D-overeenkomst opstelt of controleert
Wij bij Liaise merken dat ontwerpers en merken vaak pas aan een contract denken als het prototype er staat. Op dat moment heeft de fabriek de tekeningen al gezien en is de verdeling van de rechten een onderhandeling geworden. We stellen de NDA op voor het eerste gesprek en schrijven de R&D-overeenkomst die past bij wat jullie samen gaan maken. Ligt er al een concept van je ontwikkelpartner, dan lezen we het met je door en zeggen we waar je nog ruimte hebt.
Wil je je R&D-overeenkomst laten opstellen of controleren? Neem contact op of bel 020 675 88 21.
