Waar moet je op letten bij het kiezen van een merk?
Het komt regelmatig voor dat klanten me vragen of ze een bepaald woord of logo kunnen registreren als merk (en het natuurlijk kunnen gebruiken). De vraag die dan aan mij wordt gesteld is natuurlijk: mag het juridisch? Met andere woorden: kan het merk geregistreerd worden, en maak ik er geen inbreuk mee op de rechten van anderen?
Wat is een merk?
Allereerst is het goed om te weten wat een merk precies is. Een “merk” is een teken (meestal bestaand uit letters en/of een logo) dat is geregistreerd. Een merk wordt voor specifieke producten geregistreerd (bijvoorbeeld voor kleding). Het voornaamste doel van een merkregistratie is om daarmee anderen te verbieden jouw merk (of iets dat daar teveel op lijkt) onder meer te gebruiken voor producten waarvoor je het hebt geregistreerd (of: als het een “bekend” merk is – zoals Louis Vuitton– ook voor andere niet-vergelijkbare producten, waarover hieronder meer).
Je kan een merk voor verschillende landen registreren. De registratie gebeurt bij een merkenbureau. Zo kan je het merk voor Nederland, België en Luxemburg registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), en voor Europa bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.
Welke merken kunnen geregistreerd worden?
Om een merk te mogen registreren moet er aan een aantal eisen worden voldaan. Zo mogen merken in de Benelux en Europa onder meer niet in strijd met de goede zeden zijn (bijvoorbeeld omdat ze discriminerend of beledigend zijn). Ook merken die (te) beschrijvend zijn worden niet toegelaten. Je kan het woord “bananen” bijvoorbeeld niet registreren voor bananen. Ook niet in een andere taal die veel mensen in het territorium waar je registreert begrijpen (bijvoorbeeld in het Engels). De reden daarvoor is dat, als dat wel zou zijn toegestaan, anderen dat teken niet meer voor dat soort producten zouden mogen gebruiken. Daardoor zou het gebruik van dat teken teveel worden beperkt, waardoor producenten dat normale woord niet meer kunnen gebruiken om hun producten te benoemen. Veel alternatieven voor bijvoorbeeld het woord banaan zijn er niet. Wat wel mogelijk is, is een merk te registreren waar een beschrijvend onderdeel in zit, maar dat niet (nagenoeg) volledig beschrijvend is omdat daar een niet-beschrijvend element in zin (bijvoorbeeld het merk “We Are Bananas”).
Daarnaast kan de registratie van een merk worden geweigerd als een ander dat (of een merk dat daarop lijkt) al heeft ingeschreven voor soortgelijke producten. Degene die het merk al eerder geregistreerd had kan daar dan bezwaar (“oppositie”) tegen instellen. Het is immers de bedoeling de merkhouder een exclusief recht te geven op het gebruik van dat merk voor dat soort producten. Als meerdere personen dezelfde “exclusieve” rechten zouden hebben, zou die exclusiviteit makkelijk kunnen worden uitgehold natuurlijk. Door bezwaar in te stellen kan dan voorkomen worden dat een ander jouw merk of iets dat daarop lijkt te registreren.
Bovendien moet worden opgelet met bekende merken: ook als je dat merk (of iets dat daarop lijkt) registreert voor andere producten dan die waarvoor het oorspronkelijk is geregistreerd, kan het zijn dat je dat merk toch niet mag registreren voor andere producten omdat daardoor verwarring kan ontstaan. Als bijvoorbeeld Louis Vuitton alleen voor kleding zou zijn geregistreerd, zou de registratie voor fietsen waarschijnlijk alsnog kunnen worden tegengehouden omdat dat verwarring zou veroorzaken.
Oplossing voor “ongeschikte” merken
Of iets een goed merk is, is natuurlijk niet alleen een juridische vraag, maar ook een commerciële. Zo is het goed mogelijk dat een beschrijvend woordmerk (een merk bestaand uit woorden en/of cijfers) niet geregistreerd kan worden omdat het te beschrijvend is, terwijl het commercieel wel aantrekkelijk is (bijvoorbeeld omdat het goed kan zijn juist expliciet te benoemen wat je verkoopt). Dan kan je natuurlijk beslissen dat merk toch te gebruiken, ook al heb je er niet het alleenrecht op.
Je zou bij zo’n teken dan wel kunnen proberen in ieder geval een logo met die woorden te registreren, zodat je in ieder geval wel bescherming voor dat logo hebt. Voor dat logo geldt dan natuurlijk ook onder meer dat het niet te beschrijvend mag zijn natuurlijk. Om in het voorbeeld van bananen te blijven: je kan niet simpelweg een plaatje van een banaan als beeldmerk voor bananen registreren. Bovendien moet je er op blijven letten dat het niet teveel lijkt op een ander merk dat wel geregistreerd is.
Daarnaast is internet in de huidige economie natuurlijk erg belangrijk. Als je een merk niet kan registreren, kan je het ieder geval een beetje exclusief proberen te maken door het als domeinnaam te registreren. Natuurlijk geldt ook hier dat je daarmee geen inbreuk maakt op de rechten van anderen natuurlijk.
Inbreuken
Een merkhouder kan uiteraard niet alleen bezwaar maken tegen de registratie van een daarop lijkend merk, maar ook tegen het gebruik ervan. De criteria voor wat op grond van het merkenrecht inbreukmakend is komen voor een groot deel overeen met de criteria die gesteld worden aan de eisen die worden gesteld aan de registratie van een merk.
Gebruikt een ander het merk dan toch zonder toestemming, dan pleegt hij in principe inbreuk. De merkhouder kan dan onder meer bij de rechter een schadevergoeding vorderen, of betaling van de winst die met gebruikmaking van het merk is gemaakt.
Overigens kan het gebruik van een teken niet alleen inbreuk maken op merkrechten, maar bijvoorbeeld ook op auteursrechten en rechten op handelsnamen.
Conclusie
Of je een teken nu wilt registreren of alleen wilt gebruiken, het blijft hoe dan ook belangrijk om het te (laten) controleren om er zeker van te zijn dat je geen inbreuk op de rechten van anderen maakt. Of een merk “mag” kan een lastige inschatting zijn. Het is daarom aan te raden je daarover goed te laten informeren door iemand met verstand van merkenrecht om te voorkomen dat je het merk niet kan registreren of door het gebruik inbreuk maakt (met alle ellende van dien). Natuurlijk bij voorkeur voordat je allemaal investeringen hebt gedaan in bijvoorbeeld het laten ontwerpen van een merk en huisstijl rond dat merk en in het in de markt zetten daarvan, om te voorkomen dat het allemaal weer veranderd moet worden.
